iPhone alega derecho de fama

periodismo.investigacion@eluniversal.com.mx

La batalla legal entre la empresa mexicana iFone y las telefónicas Telcel, Iusacell y Movistar, que distribuyen en México el teléfono celular iPhone, entra en una segunda fase que implica un juicio en el que están en juego 542 millones 726 mil 160 dólares (que equivalen a poco más de 9 mil millones de pesos).

Luego de que la mexicana ganó 12 sentencias que le acreditan poseer la marca para ofrecer servicios de telecomunicaciones, ésta busca por la vía civil obtener como indemnización 40% de las ventas que las telefónicas han logrado en México con el teléfono inteligente de Apple, de 2004 a la fecha.

Todo empezó en 2003, cuando Édgar Kuri Slim —sobrino del empresario mexicano Carlos Slim— y tres amigos registraron ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la marca iFone, para ofrecer servicios de telecomunicaciones.

La empresa prosperó hasta alcanzar ventas anuales por alrededor de 80 millones de pesos y la contratación de 400 colaboradores para brindar cerca de 80% de los servicios de telecomunicaciones: transmisión de datos y administración remota de bases de datos; procesamiento, conmutación y transmisión de voz, imágenes, video y texto; grabación, almacenamiento, procesamiento y transmisión de llamadas, entre otros.

El giro de la firma mexicana se concentra en la instalación y operación de call centers, y no ha desarrollado un smarthphone. Sin embargo, la categoría 38, en la que fue registrada iFone, ocupa el segmento de los mismos servicios bajo los que las telefónicas comercializan la venta de celulares en México.

En 2008, cinco años después de la consolidación de la empresa mexicana, estalló en el mundo la fiebre por el iPhone, celular desarrollado por la compañía de Steve Jobs.

Apple solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el registro de la marca iPhone, fonéticamente igual al nombre de la mexicana iFone, pero su solicitud en la categoría 38 fue rechazada y únicamente pudo registrar la marca iPhone bajo la categoría 9, para poder llamar con ese nombre a su celular.

El pleito se centra en que las telefónicas que comercializan el smartphone de Apple han ofrecido servicios de telecomunicaciones en su publicidad, en particular al vender sus planes tarifarios.

La transnacional se inconformó al no obtener la autorización para ofrecer servicios de telecomunicaciones y abrió fuego contra la empresa mexicana al argumentar que ésta no utilizaba ni explotaba la marca.

El vía crucis legal

La lucha jurídica en el IMPI llegó hasta el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) en 2012 y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2014, pero ésta desestimó la impugnación presentada por Apple bajo el argumento de que este conflicto no involucra la materia de discusión de la Corte, señalando que son criterios relacionados con la Constitución mexicana.

Entre 2008 y 2014 iFone ganó 12 sentencias, que incluyen el derecho a utilizar la marca. Y se aplicaron sanciones económicas por “competencia desleal”: 20 mil salarios mínimos, equivalente a un millón 402 mil pesos, tomando en cuenta el salario mínimo en 70 pesos con 10 centavos, a las telefónicas Telcel, Iusacell y Movistar, por utilizar en su publicidad el nombre iPhone para promocionar servicios de telecomunicaciones, como transmisión de datos, de voz, imágenes, video y texto.

En mayo de este año, iFone inició una nueva etapa de la batalla legal, pero esta vez por la vía civil en los juzgados federales de México, con la cual busca obtener una indemnización de hasta 40% de las ventas al público de los servicios prestados por las telefónicas que hayan utilizando la denominación iPhone.

La empresa mexicana interpuso una demanda para exigir el pago de daños y perjuicios que ha sufrido con motivo de la violación por parte de Apple, Telcel, Movistar y Iusacell, contra sus derechos de propiedad industrial, al “usar dolosamente en forma ilícita y a sabiendas de que no podían la denominación iPhone”.

Apelan a la fama

Las telefónicas, en un frente común con Apple, respondieron la demanda argumentando que la compañía mexicana no tiene derecho a utilizar la firma iFone para prestar servicios de telecomunicaciones porque iPhone es una “marca famosa” y conocida mundialmente.

“Las marcas famosas y notorias poseen especial protección y privilegios, sin importar que haya existido cualquier otra marca semejante que cuente con uso o registro para cualquier producto o servicio. Por lo tanto, la única conclusión lógica a la que se puede arribar es que los derechos de terceros previos al reconocimiento de una marca famosa resultan irrelevantes.

“Toda vez que la marca iPhone es famosa, Apple Inc. disfruta de derechos más amplios que los terceros de las marcas ordinarias. En tal sentido, Apple Inc. puede evitar que otros usen o registren una marca idéntica o similar para cualquier producto o servicio”, argumentan Apple y las compañías telefónicas en la contestación a la demanda de iFone, a la cual tuvo acceso EL UNIVERSAL.

El abogado defensor de iFone, Luis Asali, explicó que “es imperativo impedir que el derecho de la propiedad de que es titular una empresa mexicana sea vilmente pisoteado por una empresa extranjera que aspira a justificar dicha invasión en su fama pública, riqueza y poder”.

EL UNIVERSAL buscó al bufete Arochi & Lindner, que representa a las telefónicas en este juicio, pero rechazó dar una posición debido a cláusulas de confidencialidad y por tratarse de un caso abierto y en proceso.

De acuerdo con la firma The Competitive Intelligence Unit, dedicada a la consultoría e investigación de mercado sobre comunicaciones, infraestructura y tecnología, Apple tiene 15% de participación del mercado en la venta de smartphones y es la segunda marca preferida de los mexicanos.

Mauricio Jalife Daher, especialista en Derecho de la Propiedad Intelectual por la Universidad Panamericana, consideró que la respuesta de Apple y las telefónicas —respecto a que las marcas de notoriedad (o famosas) deben gozar de trato especial— sólo es viable cuando se acredita que el producto es famoso previamente al registro de la firma opositora.

“Si Apple demostrara que su notoriedad [del iPhone] fue antes de 2003, cuando se registró iFone, entonces se podría discutir sobre el tema, pero no es el caso. La notoriedad [del iPhone] se genera después de 2003, [por tanto] no pueden pretender beneficios en una fecha que esa marca no existía. La postura de la empresa mexicana es válida y procedente”, comentó.

Para el árbitro por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la postura de iFone es “justa y legítima”, y explicó que por el año en que fue registrada la marca mexicana es de suponer “que no hubo oportunismo ni actividad de competencia desleal de apoderarse de un derecho proveniente de una empresa extranjera”.

Agregó que, por la evolución del mercado, ciertos tipos de marcas pueden coincidir y “no hay mala fe”. En este caso, explicó, es común que para los productos digitales se utilice la letra “i” previamente a una palabra genérica.

Jalife proyectó que la disputa en juzgados federales se prolongará hasta cinco años más, pero dijo que en México sí hay precedentes de empresas mexicanas pequeñas que le han ganado a transnacionales.

El especialista, sin embargo, dijo que “es urgente” reformar el sistema de observancia de propiedad intelectual, porque está “totalmente descompuesto”, ya que la ley no se ha cambiado en los últimos 20 años.

CRONOLOGÍA
Los 12 fallos

2008

1. 4 de noviembre El IMPI niega a Apple el registro de la marca “iPhone y Diseño”, por haberse registrado años atrás la marca “iFone y Diseño”.

2011

1. 30 de marzo El IMPI resuelve improcedente otorgar la caducidad del registro a “iFone y Diseño”.

2012

1. 29 de febrero El Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa notifica a Apple que la marca “iFone y Diseño” se encuentra vigente y en uso.
2. 25 de octubre Un Tribunal Colegiado niega el amparo solicitado por Apple, por considerar que era correcto resolver que la marca “IFone y Diseño” estuviera vigente y en uso.

2013

1. 13 de marzo Se resuelve en definitiva la vigencia de la marca “iFone y Diseño”.

2014

1. 30 de mayo El IMPI niega a Apple la declaración administrativa de nulidad que solicitó.
2. 30 de mayo El IMPI rechaza a Radiomóvil Dipsa (Telcel) la declaración de nulidad que solicitó e impone multa de 20 mil salarios mínimos por llevar a cabo actos de competencia desleal.
3. 30 de mayo Multan a Grupo Iusacell con 20 mil salarios mínimos por actos de competencia desleal.
4. 30 de mayo Sancionan a Pegaso PCS (Movistar) con la misma cantidad de dinero, por utilizar una marca en grado de confusión.
5. 20 de agosto IMPI resuelve la revisión interpuesta por Radiomóvil Dipsa, en virtud de la cual confirma la resolución del 30 de mayo de 2014.
6. 20 de agosto Contestan el recurso de revisión de Grupo Iusacell, que confirma la resolución dictada el 30 de mayo de 2014.
7. 20 de agosto Niegan a Pegaso PCS la revisión, en virtud de la cual confirman la resolución dictada el 30 de mayo de 2014.

jram